[기술보호] 기술 공개를 관리하는 방법 -가출원과 비밀유지계약(NDA)

데모데이 발표 자료에 우리 기술을 어디까지 넣으시나요.

투자자 앞에서는 기술을 숨길 수가 없습니다. 무엇이 새로운지, 어떻게 구현했는지, 경쟁사와 무엇이 다른지를 보여 줘야 투자가 되기 때문에 발표 자료에는 핵심 기술이 거의 다 들어가고, 그 자료는 주최 측에 미리 제출되고 심사위원들에게 공유되고 어떤 행사는 유튜브로 중계됩니다.

특허 관점에서 보면 이 순간이 '공개'이고, 출원 전에 공개된 기술은 원칙적으로 특허를 받을 수 없습니다.

그러면 데모데이 전에 출원을 마쳐야 할까요? 명세서를 제대로 쓰려면 한 달은 걸리는데 발표는 다음 주이고, 솔직히 말하면 발표 자료에 들어간 기술 전부를 특허로 만들 생각도 돈도 없습니다.

이 글은 그 상황에서 무엇을 해야 하는지, 그리고 무엇을 어디까지 공개할지를 회사가 고를 수 있다는 이야기입니다.

먼저, 출원이 두 달 늦어서 대법원까지 간 사건부터 보겠습니다.

1. 납품 두 달 뒤에 출원한 특허

반도체 칩 검사장비(테스터 핸들러)를 둘러싼 사건입니다.

2016년 1월 22일에 장비 구매계약이 체결됐고 1월 29일에 장비 1대가 고객사에 납품됐으며, 며칠 뒤 고객사 입회하에 시운전을 거쳐 협의한 대로 개량한 최종 완성품이 2017년 6월에 납품됐습니다. 이 장비에 적용된 발명은 첫 납품 두 달 뒤인 2016년 3월 24일에 특허 출원됐고, 2017년 12월 15일에 등록됐습니다.

문제는 등록 뒤에 생겼습니다. 등록무효심판에서 상대방은 출원 전에 납품된 장비가 바로 이 발명이고 비밀유지 약정도 없었으니 이미 공연히 실시된 발명이라고 주장했고, 특허법원은 납품업체와 고객사 사이에 비밀유지 약정도 신의칙상 비밀유지의무도 없다고 보아 이 주장을 받아들였습니다.

대법원은 2022년 1월 13일 이 판결을 뒤집었습니다(대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결). 처음 납품된 장비는 시제품 성격이었고, 양쪽이 계약 내용을 제3자에게 누설하지 않기로 했고, 시운전에 고객사가 허락한 사람만 참석했으니 비밀이 유지됐다고 볼 여지가 있다는 이유였습니다.

특허는 일단 살아남았습니다. 다만 대법원 판결을 받기까지 등록 후 4년이 걸렸고, 심판과 두 번의 재판을 거치고도 환송심이 남아 있었습니다. 납품과 출원 사이의 두 달이 만든 일입니다.

명시적인 비밀유지 약정은 없었고, 법원이 정황을 봐 준 덕에 특허를 잃지 않았습니다. 제가 보기에 운이 좋았던 경우입니다.

2. 무엇이 '공개'인가

특허법에서 공개는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓이는 것을 말하고, 위 대법원 판결도 같은 기준을 썼습니다. 몇 명에게 말했느냐가 기준이 아니라 들은 사람에게 비밀을 지킬 의무가 있느냐가 기준이어서, 비밀유지 약정을 맺은 투자자 100명에게 설명해도 공개가 아니고 약정 없이 친구 한 명에게 자세히 말하면 공개입니다.

등록까지는 아무 문제가 없습니다. 심사관은 그 대화를 알 수 없기 때문입니다. 문제는 그 특허가 돈이 될 때 터지는데, 그 친구와 사이가 나빠져 있다면 그 친구는 상대방 쪽에서 "나는 그때 이미 들었다"고 증언할 수 있습니다.

그러면 NDA를 받으면 될까요? 받아야 합니다. 다만 NDA에는 한계가 두 가지 있습니다. 첫째, 데모데이 심사위원이나 정부 과제 평가위원, 처음 만난 VC처럼 서명을 받기 어려운 자리가 많습니다. 둘째, NDA는 나중에 비밀이 유지됐다는 것을 우리가 증명해야 하는 수단이고, 앞의 회사가 심판과 재판까지 간 이유가 그것입니다.

"공개했더라도 12개월 안에 출원하면 된다"는 말을 들어 보셨을 겁니다. 공지예외 제도이고 맞는 말입니다. 다만 한국과 미국에서만 편하게 맞는 말입니다.

데모데이 발표는 명백한 남용도 아니고 국제박람회도 아니므로, 발표 뒤에 출원하는 순간 유럽과 중국에서는 그 발명으로 특허를 받을 길이 사실상 닫힙니다. 한국과 미국만 보고 사업을 하신다면 상관없지만, 유럽과 중국을 포기하기로 결정한 것과 결정한 적도 없는데 결과가 그렇게 되는 것은 다른 문제입니다.

3. 가출원, 날짜는 잡고 공개는 미룬다

가출원은 정식 명세서 없이 출원일부터 잡는 제도입니다. 한국에서는 임시명세서 제도라고 부르고 2020년 3월 30일 시행규칙 개정으로 들어왔는데(특허법 시행규칙 제21조 제5항), 청구범위 없이 발명의 설명만 적은 명세서를 내는 것이므로 발표 자료 PPT나 논문 PDF, 연구노트, 한글 파일을 그대로 내면 되고 외국어로 쓴 자료도 그대로 낼 수 있습니다(특허법 제42조의3). 특허청은 이 자료를 심사하지 않고, 공개하지도 않습니다.

조건은 하나입니다. 가출원은 청구범위를 적지 않은 출원이어서 출원일부터 1년 2개월이 되는 날까지 청구범위를 적는 보정을 하지 않으면 취하된 것으로 보는데(특허법 제42조의2), 실무에서는 그 전에, 즉 1년 안에 이 가출원을 기초로 우선권을 주장하는 정규출원을 냅니다(특허법 제55조). 그러면 정규출원에 담긴 발명 중 가출원에 있던 것은 가출원한 날에 출원한 것으로 보고, 그날 이후에 공개된 것은 우리 특허의 선행기술이 되지 않습니다. 데모데이 발표도, 유튜브 중계도, 납품도 그날 뒤라면 괜찮습니다.

비용은 크지 않습니다. 특허청 출원료는 전자출원 기준 건당 4만 6천 원이고(특허료 등의 징수규칙 제2조), 변리사 수수료를 더해도 50만 원 안팎에서 끝납니다.

NDA와 가출원의 차이는 누가 증명하느냐에 있습니다. NDA는 비밀이 유지됐다는 것을 우리가 증명해야 하고 가출원은 특허청이 날짜를 찍어 주기 때문에, NDA가 소극적인 수단이라면 가출원은 적극적인 수단입니다. 둘 다 하되 가출원이 먼저입니다.

4. 공개할 발명과 묻어 둘 발명을 1년 뒤에 고른다

가출원의 더 큰 쓸모는 여기에 있습니다. 특허출원은 출원일(우선권을 주장했으면 가장 빠른 출원일)부터 1년 6개월이 지나면 공개되지만, 청구범위가 없는 출원과 그 전에 취하된 출원은 공개되지 않습니다(특허법 제64조). 가출원은 1년 2개월 안에 청구범위를 적는 보정이 없으면 취하된 것으로 보고(제42조의2), 정규출원의 우선권 기초가 된 가출원은 1년 3개월이 지나면 취하된 것으로 봅니다(제56조). 어느 쪽이든 가출원 자체는 1년 6개월이 되기 전에 사라지므로, 가출원에 들어 있던 내용 중 정규출원에 옮겨 적은 것만 세상에 나옵니다.

첫 출원 타임라인 · 가출원일 기준 12·18개월

가출원일(D)을 기준으로 12개월에 고르고, 고른 것만 18개월에 공개됩니다.

바꿔 말하면 가출원을 해 둔 발명은 1년 동안 두 가지 지위를 동시에 갖습니다. 출원일은 확보돼 있어서 그 뒤의 공개를 겁낼 필요가 없고, 공개는 되지 않았기 때문에 아직 영업비밀로 남아 있습니다.

그래서 저는 가출원을 공개를 관리하는 수단이라고 설명합니다. 개발하면서 새 기능이 나올 때마다 가출원을 한 건씩 넣어 두고, 첫 가출원부터 10~11개월째에 전부 꺼내 놓고 고릅니다. 제품에 드러나서 어차피 공개될 기술과 경쟁사가 따라 할 만한 기술은 정규출원으로 옮겨 권리화하고, 제품을 뚯어봐도 알 수 없는 기술은 정규출원에서 빼서 그대로 묻어 둡니다. 묻어 둔 가출원은 취하되어 공개되지 않으니, 돈 한 푸 더 들이지 않고 영업비밀로 돌아갑니다.

주의할 점이 하나 있습니다. 묻어 둔 발명은 공개되지 않은 만큼 선행기술로도 남지 않아서, 경쟁사가 나중에 같은 발명을 출원해 오면 우리 가출원으로 그것을 막지 못합니다. 남이 권리를 갖는 것을 막는 것이 목적인 기술이라면 정규출원해서 공개해야 하고, 그 판단까지가 1년째에 해야 할 일입니다.

해외출원도 같은 시점에 결정해야 합니다. 조약에 의한 우선권은 최초 출원일부터 1년 안에 출원해야 주장할 수 있고(특허법 제54조), 그 최초 출원일이 바로 가출원일이기 때문입니다. 미국이나 일본에 직접 출원하든 PCT 출원을 하든, 가출원일부터 1년이 기한입니다.

저희가 맡았던 AI 모델 경량화 플랫폼이 이렇게 갔습니다. 제품 출시 전에 가출원 5건을 먼저 넣었고, 그 컨셉들을 통합·재구성해 정규출원 10건으로 정리했으며, 미국 5건과 일본 6건은 컨셉을 다시 모으고 쪼개서 출원했습니다. 그중 한 건이 2024년 벤처·스타트업 특허대상에서 대상 특허로 뽑혔습니다. 변리사 입장에서는 가출원 한 건마다 정규출원을 따로 하는 게 수입이 되지만, 그래도 1년째에 골라서 정리하는 것이 특허 전략으로는 낫습니다.

5. 가출원에서 자주 하는 실수

가출원은 쉬운 만큼 가볍게 하다가 효과를 못 보는 경우가 있어서, 세 가지만 짚겠습니다.

(1) 가출원에 없던 내용은 소급되지 않습니다. 가출원일로 인정받는 범위는 가출원 자료에 적혀 있는 내용까지이고, 정규출원 때 더한 내용은 정규출원일 기준으로 판단받습니다. 발표 자료는 말로 설명할 것을 전제로 만든 것이라 글만 보면 빈약하기 때문에, 저는 발표 자료에 두세 장을 덧붙이기를 권합니다. 어떻게 구현했는지, 다른 방법으로도 될 수 있는지, 어디까지 바꿔도 같은 효과가 나는지를 메모처럼 적어 두면 되고, 나중에 청구항이 될 문장이 그 안에 있어야 합니다.

(2) 1년을 넘기면 날짜는 사라집니다. 취하 간주는 묻어 둘 발명에는 장점이지만 권리화할 발명에는 그대로 손실이어서, 가출원하던 날 회사 달력에 D+11개월을 같이 적어 두시기 바랍니다.

(3) 가출원을 했다고 새 내용까지 공개하면 안 됩니다. 가출원 뒤에 발표 자료가 바뀜면 새로 들어간 기능은 가출원 범위 밖이므로 그 부분은 공개가 되고, 발표 자료가 바뀔 때마다 가출원을 한 건 추가하는 것이 맞습니다. 가출원을 여러 건 넣어 두고 1년째에 고르는 구조가 그래서 필요합니다.

다시, 데모데이 일주일 전으로

발표 자료를 만들고 있다면 그 파일에 구현 메모 두세 장을 붙여 가출원부터 하십시오. 하루면 되고, 발표 자료에 들어간 기술 전부를 특허로 만들지 않아도 됩니다. 어느 것을 특허로 만들고 어느 것을 묻어 둘지는 1년 뒤에 고르면 되고, 그때까지는 날짜만 잡아 두는 것입니다.

그다음에 표준 NDA 한 장을 상시 구비하고, 받을 수 있는 자리에서는 서명을 받으십시오. 못 받는 자리는 가출원이 받쳐 주고, NDA를 늘 갖추고 서명을 받는 회사는 투자자에게 비밀을 잘 관리하는 회사로 보이는 긍정적인 효과도 있습니다.

저라면 창업 첫 달에 규칙을 하나 정해 두겠습니다. 밖에 보여 주는 자료는 보여 주기 전에 가출원한다. 누가 판단하고 누가 내는지까지 정해 두면 그 뒤로는 고민할 일이 없고, 앞의 회사가 납품 전에 가출원 한 건을 넣었다면 비밀유지의무가 있었는지를 두고 다툴 일 자체가 없었을 것입니다.

이 글의 내용을 한 문장으로 줄이면

“날짜는 지금 잡고, 공개는 1년 뒤에 고른다.”

입니다.

글 | 백종웅 변리사

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