정품 식각장비 소모부품에서도 간접침해가 인정된 이유

정품 식각장비를 구매한 반도체 제조사가 마모된 소모부품을 교체하려고 합니다. 부품 공급사는 기존 장비와 맞는 규격으로 스터드와 소켓을 제작해 납품합니다. 정품 장비를 이미 구매한 고객에게 공급하는 교체품이라면 특허 문제는 없을까요?

부품을 판매하는 기업에서는 이 질문을 제품 개발과 납품계약 전에 확인해야 합니다. 완성장비의 특허 청구항을 모두 갖춘 부품이 아니더라도 간접침해가 문제될 수 있고, 교체가 허용되는 수리인지 새로운 생산인지에 따라서도 결론이 달라질 수 있기 때문입니다.

1. 무엇을 교체한 사건이었을까요?

특허법원 2024년 2월 15일 선고 2023나10204 판결의 대상은 미국 장비회사의 FLEX 플라즈마 식각장비용 스터드·소켓 어셈블리였습니다. 국내 부품기업이 이를 제조·판매하면서 제품 소개에 해당 장비의 시리즈명을 사용했습니다. 원고는 특허침해금지, 부품과 금형 폐기 및 손해배상을 청구했습니다.

관련 기술은 한국 등록특허 KR101708060B1 「캠 고정 전극 클램프」입니다. 완성 장치는 소모성 전극(201), 백킹 플레이트(203), 스터드(205), 편심 캠샤프트(207), 소켓(213), 디스크 스프링 스택(215)으로 구성됩니다. 캠을 회전해 스터드 헤드와 결합시키고 전극과 백킹 플레이트를 당겨 고정하는 구조입니다.

이 체결구조는 단순한 나사 고정이 아닙니다. 플라즈마 공정 중 전극과 백킹 플레이트 사이의 접촉·열전달을 유지하면서 서로 다른 열팽창으로 발생하는 움직임을 허용하는 데 의미가 있습니다. 디스크 스프링의 탄성력, 소켓의 접촉면, 캠 회전 전후의 스터드 운동이 함께 작동합니다. 교체부품의 외형뿐 아니라 완성장치에서 수행하는 기능을 보는 이유입니다.

2. 캠샤프트가 없는데도 왜 침해가 됐을까요?

등록특허 청구항 1은 디스크 스프링 스택·스터드·소켓·캠샤프트가 포함된 완성 클램프에 관한 물건항입니다. 피고가 판매한 부품에는 그중 캠샤프트가 없었습니다. 법원 역시 피고 부품에 완성 장치의 모든 구성이 존재한다고 보지는 않았습니다. 다만 여기서 검토가 끝나는 것은 아닙니다.

현행 특허법 제127조 제1호는 물건발명의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 제조·양도하는 등의 행위를 일정 요건에서 침해로 봅니다. 핵심은 단품 자체에 모든 청구요소가 있는지가 아니라, 그 부품이 특허 물건을 생산하는 데 전용되는지입니다. 대법원 2007후3356 판결도 이론적 사용가능성과 사회통념상 인정될 실질적인 상업적 용도를 구별합니다.

FLEX 사건에서 법원은 스터드·소켓·디스크 스프링 스택이 완성 클램프의 핵심적이고 본질적인 구성이고, 피고가 공급하는 제품의 다른 실용적 용도가 인정되지 않는다는 점을 중시했습니다. 무엇보다 피고 제품의 판매자료에 적용장비가 FLEX 45·D·E·F·G 시리즈로 표시됐습니다. 호환장비를 홍보하기 위한 문구가 전용성 판단의 증거가 됐습니다.

법원은 결국 청구항 1과 이를 인용하며 소켓의 외부 스레드를 추가한 청구항 8에 대한 간접침해를 인정했습니다. 이는 모든 호환 소모품이 특허를 침해한다는 의미는 아닙니다. 특허발명의 핵심구성인지, 기술적·상업적으로 다른 용도가 존재하는지, 어떤 장비와 결합해 어떤 기능을 수행하는지를 각각 검토해야 합니다.

3. 단단한 접촉이라는 청구항 문언이 판결을 바꿨습니다

이 사건에서는 ‘디스크 스프링 스택 및 스터드가 소켓의 베이스부에서 소켓과 단단하게 접촉되도록 배열된다’는 기능적 문언도 중요한 쟁점이었습니다. 제1심은 피고 제품에서 나타나는 간격과 접촉관계를 다르게 해석해 원고 청구를 기각했습니다. 항소심은 명세서와 도면에서 설명하는 힘의 전달·열 접촉 기능을 참작하면서 소켓 상부 부재의 하면과 디스크 스프링 스택 상부면의 압착 접촉이 핵심이라고 해석했습니다.

장비 설계도에서 두 부품 사이에 유격이 있다고 곧바로 청구항 불충족이라고 판단하기는 어려운 이유입니다. 캠이 체결되기 전과 후의 접촉 위치, 실제 힘이 전달되는 면, 구조에 허용되는 측면 이동을 함께 검토해야 합니다. 한편 명세서와 도면을 참고한다는 이유로 청구항을 무조건 넓히거나 특정 실시예로 좁히는 것도 허용되지 않는다는 점은 변함없습니다.

4. 정품 장비를 구매했다는 사실이 교체부품을 자유롭게 만들까요?

특허권자가 적법하게 판매한 완성제품에 대해서는 일반적으로 특허권 소진이 문제됩니다. 정품 장비를 구매한 사용자가 이를 사용하고 수리하는 것과, 특허발명을 실질적으로 새로 생산하는 것은 구별됩니다. 문제는 부품의 교체가 어느 범주에 놓이는지입니다.

피고는 소모품 교체가 정품 장비의 일상적인 수리이므로 침해가 아니라고 주장했습니다. 하지만 항소심은 이 어셈블리가 완성 클램프의 본질적인 구성이고 다른 실용적 용도로 사용되지 않았으며, 교체로 완성되는 특허 물건의 동일성을 유지한다고 보기 어렵다는 사정을 바탕으로 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적인 새로운 생산이라고 판단했습니다.

그 결과 항소심 판결 원문에는 부품 제조·판매 금지, 관련 완제품·반제품과 금형의 폐기, 손해배상 34억 원이 명시돼 있습니다. 2017년 2월부터 2023년 11월까지 약 113억 3,860만 원의 피고 제품 매출 등도 손해액 판단에 고려됐습니다. 이 수치는 해당 사건의 항소심 판단이지 모든 장비 소모품에 적용할 손해배상 산식은 아닙니다.

5. INTLAW는 협력사의 기술과 경쟁특허를 함께 검토합니다

INTLAW는 SK하이닉스 협력사 기술보호 컨설팅을 수행하며 반도체 장비·부품의 실제 기술구성과 경쟁특허를 대조해 왔습니다. 반도체 장비기업 A사 IP-R&D에서는 다수의 경쟁특허 중 우선 대응이 필요한 권리를 선별하고, 무효자료와 구조변경 가능성을 병행 검토했습니다. 또한 장비의 성능과 제조성을 고려한 대안을 비교하면서 후속 권리화 후보를 도출했습니다.

이러한 업무에서는 ‘특허에 캠샤프트가 있는데 우리 부품에는 없다’는 한 줄 결론으로 납품을 결정할 수 없습니다. 완성장비에서의 결합관계, 다른 사용처의 실재성, 교체 과정과 구매계약상의 역할, 변경안의 성능을 각각 독립적으로 확인해야 합니다.

실무적으로는 문제특허를 발견한 뒤 유효한 독립항의 구성과 실시주체를 먼저 정리하고, 대체구조의 체결력·열접촉·입자 발생·정비성을 시험하며, 그 결과를 신규 권리후보와 납품 조건에 연결해야 합니다. 특허를 벗어난다는 가정만으로 고객이 필요로 하는 성능이 유지된다는 보장은 없습니다.

해외 공급도 별도로 점검할 필요가 있습니다. 현행 특허법 제127조는 2025년 개정 이후 물건발명 전용품의 수출을 침해로 보는 행위에 포함합니다. 2024년 판결의 사실관계와 현재 법률을 무조건 같은 시점의 규정으로 읽지 말고, 공급국·제조국·실제 사용국과 계약상 책임을 구분해야 합니다.

마치며 — 납품승인 전에 달라져야 할 질문

장비 부품기업이 고객의 교체수요를 충족하려면 규격·내구성·납기와 가격을 맞춰야 합니다. 그러나 정품에 정확히 맞는다는 사실은 동시에 특정 특허발명의 구성에 전용되는지 따져봐야 하는 단서가 될 수 있습니다. FLEX 사건에서 법원은 부품의 기능뿐 아니라 실제 적용장비와 판매 문구, 다른 용도의 부재까지 함께 검토했습니다.

따라서 납품 직전의 특허검색보다 먼저 할 일은 설계사양이 정해지는 시점에 완성장비 청구항과 자사 부품의 관계를 도면으로 확인하는 것입니다. 실제 대응이 필요한 권리라면 무효·비침해·설계변경을 나눠 검토하고, 변경 전후 성능을 시험하며, 계약상 특허보증과 면책조건도 그 결과에 맞춰 조정해야 합니다.

반도체 장비 교체부품에서 먼저 물어야 할 질문은 ‘정품과 호환되는가?’만이 아닙니다. ‘이 부품이 누구의 장비에서, 어떤 특허발명의 어떤 기능을 다시 완성하는가?’까지 확인해야 합니다. 그 답을 설명할 수 있어야 기술보호와 안정적인 납품을 같은 방향으로 설계할 수 있습니다.