[특허분쟁 사례] 카탈로그와 맞춰 본 청구항 — 존슨컨트롤스와 LG전자의 미국 특허소송

글 백종웅 대표변리사 · 특허분쟁 사례 · 작성 2026년 11월 12일

현지 시각 2026년 11월 9일, 요크(YORK) 칠러를 만드는 존슨컨트롤스(Johnson Controls)가 LG전자와 LG전자 미국법인을 상대로 텍사스 동부연방지방법원에 특허침해소송을 냈습니다. 대상은 LG전자가 9월 21일 발표한 AI 데이터센터용 공랭식 칠러로, 제품 발표 49일 만입니다. 이 글을 쓰는 11월 12일 현재 LG전자가 법원에 낸 답변은 확인되지 않습니다.

눈여겨볼 것은 소장이 침해를 설명한 방식입니다. 존슨컨트롤스는 특허 한 건의 청구항 1·2를 구성요소별로 나눠 LG전자 제품과 대비했습니다. 그 대비에 붙인 그림 22개는 모두 LG전자가 발행한 2026년 칠러 카탈로그에서 인용한 것입니다. 제품을 분해하거나 시험한 자료 없이 경쟁사 카탈로그로 클레임 차트를 작성한 셈입니다.

의견제출통지(OA)에 대응하면서 청구항에 한정을 하나 더 넣어 등록받은 뒤, 그 한정을 경쟁사 제품에서 어떻게 찾을지 생각해 보신 적이 있나요?

등록을 위해 넣은 한정은 소송에서 원고가 상대 제품에 존재함을 입증해야 하는 구성요소가 됩니다. 청구항의 구성요소가 하나라도 상대 제품에서 확인되지 않으면 문언 침해를 주장하기 어렵기 때문입니다.

그러면 한정을 적게 넣으면 될까요? 그럴 수 있다면 좋겠지만 선행기술과 구별하려면 넣어야 할 때가 대부분이고, 이번 소송의 특허도 OA를 네 번 받고 심판까지 거쳐 등록됐습니다.

이 글은 등록을 위해 넣은 한정을 소송에서 무엇으로 입증하는지에 관한 이야기입니다. 먼저, 소장부터 보겠습니다.

1. 제품 발표 49일 만의 소송

칠러는 냉수를 만들어 건물이나 데이터센터에 공급하는 대형 냉동기이고, 공랭식은 응축기의 열을 외기로 방출하는 방식입니다. LG전자 제품은 압축기 두 대와 냉매 회로 두 개를 갖춘 480~600RT급 공랭식 터보 칠러입니다. 자기베어링 압축기와 냉매를 직접 순환시키는 프리쿨링을 내세워 9월 21일 발표됐습니다. LG전자는 10월 5일 미국의 AIR Control Concepts와 데이터센터용 칠러 공급계약을 맺었다고 발표했고, 소장은 이 계약을 미국 내 판매의 근거로 들었습니다(¶31).

존슨컨트롤스가 소장(사건번호 2:26-cv-01019)에서 든 특허는 US 9,869,487(이하 ʼ487)입니다. 2010년 2월 8일자 미국 가출원에 기초한 우선권을 주장해 2011년 2월 11일 출원했고, 2018년 1월 16일 등록된 특허입니다. 냉매 회로 두 개의 응축기 코일을 적층하고 외기가 한쪽 코일을 통과한 다음 다른 쪽 코일을 통과하게 한 구성에 관한 것입니다. 소장은 청구항 1·2를 구체적으로 대비했고, 손해배상과 함께 예비적·영구적 금지명령을 청구했습니다. 존슨컨트롤스의 데이터센터용 칠러 YDAM이 이 특허를 실시한다는 주장도 했습니다(¶63).

LG전자 제품의 자기베어링 압축기, 인버터, 냉매 프리쿨링 같은 최신 기능은 청구항 1·2에 없습니다. 소장의 대비는 두 응축기의 배치와 외기의 통과 순서에 집중돼 있습니다.

그림 1. LG전자 공랭식 칠러의 구성 · 출처: 존슨컨트롤스 소장 ¶52 (LG전자 2026년 카탈로그 9쪽)

상부에 팬이 배열되어 있고, 그 아래에 V자형 응축기 코일(Refrigerant Coil)이 있습니다.

2. OA 네 번과 심판을 거친 청구항

ʼ487의 청구항 1은 공개공보의 청구항과 많이 다릅니다. 2011년 8월 공개된 출원 공보(US 2011/0192188 A1)에서 냉매 회로를 다룬 독립항은 10항입니다. 여기에는 냉매 회로 두 개, 두 응축기를 통과하는 공기, 서로 인접하고 실질적으로 평행하게 배치된 응축기 섹션, 서로 다른 응축 온도까지만 있었습니다. 등록 청구항 1과 비교하면 표 1과 같습니다.

표 1. 공개공보의 독립항과 등록 청구항 1 · 출처: US 2011/0192188 A1, US 9,869,487 B2

2013년 1월부터 2014년 4월까지 OA를 네 번 받았고 그중 두 번은 Final OA였으며, 그 사이 보정서를 네 번 냈습니다. 2014년 7월 심판을 청구할 때 독립항은 이미 등록 청구항 1과 같은 문구였습니다. 공개공보의 종속항(11·12항)에 있던 공기 통과 순서와 응축 온도의 대소 관계가 독립항으로 올라왔고, 하나의 처리 유체와 열적 분리가 독립항에 더해졌습니다.

심사관이 든 선행기술은 냉매 회로 두 개를 가진 Tipton(US 6,553,778), 코일을 적층한 Hughes(US 5,341,870), 응축 온도를 다르게 한 Kopko(US 2006/0201188)입니다. 심사관은 이 셋을 결합해 진보성이 없다고 보았습니다(35 U.S.C. §103). 심판부(PTAB)는 2017년 6월 2일 이 거절을 모두 취소했습니다. Tipton은 코일마다 같은 온도와 속도의 공기를 받도록 공기를 병렬로 흘려 다른 코일의 가동 여부와 상관없이 응축 능력을 일정하게 유지하는 설계입니다. 이것을 공기가 한 코일을 통과한 다음 다른 코일을 통과하는 직렬로 바꿀 이유를 심사관이 설명하지 못했다는 것입니다. Kopko를 결합한 부분에 대해서도, 서로 다른 응축 온도가 왜 공기 흐름을 직렬로 바꿀 이유가 되는지 설명이 없다고 했습니다.

등록 청구항 1의 한정 가운데 공기 통과 순서와 응축 온도의 대소 관계는 심판에서 다툰 부분이고, 하나의 처리 유체와 열적 분리도 등록 독립항에 포함됐습니다. 등록된 지 9년 가까이 지난 지금, 이 한정들은 존슨컨트롤스가 LG전자 제품에서 찾아야 하는 구성요소가 됐습니다.

3. LG전자 카탈로그로 작성한 클레임 차트

소장 ¶52~60은 청구항 1·2의 구성요소마다 카탈로그 그림을 붙였습니다. 중심은 카탈로그 10쪽의 'Series Counter Flow Design' 도면입니다(그림 2). 냉매 회로 A·B가 나란히 있고, 냉수는 증발기 A에서 B로, 외기는 반대로 응축기 B에서 A로 흐르는 그림입니다. 소장은 외기가 먼저 통과하는 응축기 B를 청구항의 제1 응축기로, 나중에 통과하는 응축기 A를 제2 응축기로 읽었고, 구성요소마다 든 근거는 표 2와 같습니다.

표 2. 소장의 클레임 차트 요약 · 출처: 존슨컨트롤스 소장 ¶53~59

앞의 네 구성요소는 카탈로그의 그림과 문구로 대비가 됩니다. 냉매 회로 두 개, 냉수와 외기의 통과 순서, V자 코일 두 열의 적층은 카탈로그의 그림과 문구에서 확인됩니다.

나머지 둘은 사정이 다릅니다. 소장 ¶59는 응축기 B가 40~44℃, 응축기 A가 44~48℃로 표시돼 있으니 제1 냉매의 응축 온도가 더 낮다고 주장했습니다. 그런데 카탈로그에서 이 숫자는 'Outside Air' 화살표에 표시돼 있습니다. 응축기 B를 통과하며 40℃에서 44℃로, 응축기 A를 통과하며 48℃로 올라가는 외기의 온도입니다. 청구항이 말하는 것은 각 응축기 안에서 냉매가 응축되는 온도이고, ʼ487 명세서도 도 4B에서 공기 온도와 냉매 온도를 구분해 그렸습니다.

그림 2. 소장이 응축 온도의 근거로 든 도면 · 출처: 존슨컨트롤스 소장 ¶59 (LG전자 2026년 카탈로그 10쪽)

노란 상자와 파란 상자는 소장이 표시한 것으로, 응축기 A와 B를 통과하는 외기의 온도를 묶었습니다.

공기 온도는 냉매의 응축 온도를 추정할 때 참고할 수 있습니다. 다만 냉매가 공기보다 뜨겁다는 사실만으로 두 냉매의 응축 온도 대소 관계까지 정해지지는 않습니다. LG전자가 설명한 압축기 부하의 균등 분배도 응축 온도 자체의 측정값은 아닙니다. 카탈로그의 외기 온도와 각 냉매의 응축 온도·압력을 구분해 확인할 부분입니다.

열적 분리도 비슷합니다. 카탈로그 20쪽 사양은 각 코일 섹션이 냉매 회로마다 "independent condenser"로 작동한다고 적었는데, 이 문구만으로 두 코일 사이의 열전도 경로까지 분리됐다고 확인할 수는 없습니다. ʼ487 명세서는 열적 분리의 예로 두 코일 사이에 열이 전도되는 경로가 없도록 핀을 분리하는 구조와 핀에 슬릿을 형성하는 구조를 듭니다. 두 코일 사이의 핀과 접합부가 어떻게 되어 있는지는 카탈로그 그림으로는 알 수 없습니다.

제가 보기에 이 소장은 심사에서 넣은 한정이 경쟁사 카탈로그에서 어디까지 확인되는지를 잘 보여 줍니다. 배치와 순서로 적은 한정은 카탈로그 그림 한 장으로 대비됐고, 온도와 열의 전달로 적은 한정은 카탈로그만으로 확인하기 어려워 추가 자료를 검토할 부분입니다. 미국 소송에는 상대방이 가진 관련 자료를 확보하는 디스커버리 절차가 있습니다. 존슨컨트롤스는 사건과의 관련성·비례성 등 요건에 따라 LG전자의 설계 자료와 운전 데이터를 요구할 수 있습니다(연방민사소송규칙 제26조). 소장도 추가 청구항은 디스커버리와 침해 주장서(infringement contentions)를 거쳐 특정하겠다고 했습니다(¶61).

4. 공통된 기술 구성을 포함한 한국 특허

이 특허의 패밀리는 한국에도 출원됐습니다. 2012년 9월 국내단계에 진입한 출원(10-2012-7023565)은 의견제출통지를 두 번 받은 뒤 2015년 8월 거절결정을 받았고, 재심사에서도 12월에 다시 거절결정을 받았습니다. 출원인은 2016년 2월 분할출원(10-2016-7004023)을 했고, 의견제출통지 두 번과 보정 두 번을 거쳐 2017년 5월 26일 등록결정을 받았습니다. 등록결정을 받은 날은 미국 심결 일주일 전이며, 같은 해 7월 21일 제10-1762244호로 등록됐습니다.

등록 청구항 1은 미국 청구항 1과 공통된 기술 구성을 포함합니다. 한국 공보의 문구로 보면 공기 통과 순서는 "상기 제 1 응축기를 통과한 이후 상기 제 2 응축기를 통해서 공기를 순차적으로 순환"입니다. 응축 온도는 "상기 제 1 응축기에 있는 제 1 냉매의 응축 온도는 상기 제 2 응축기에 있는 제 2 냉매의 응축 온도보다 낮은 온도를 가지는"이고, 열적 분리도 "열적으로 분리되고"로 들어 있습니다. 다만 한국 청구항에는 '구간' 앞에 '평면상인'이라는 문구가 있고, 대응 구간의 표현에도 차이가 있습니다. 공통된 기술 구성이 있다는 뜻이지 두 나라의 청구범위가 같다는 뜻은 아닙니다.

다만 이 특허는 4년차 등록료가 납부되지 않아 2020년 7월 22일자로 소멸했습니다. 소장은 LG전자가 대상 제품을 미국 밖에서 만든다고 주장했습니다(¶34). LG전자는 10월 1일 평택과 창원의 공랭식 칠러 생산라인을 증설하고, 미국 버지니아 공장은 2027년 상반기에 생산을 시작한다고 발표했습니다.

그림 3. 미국 ʼ487과 한국 10-1762244의 심사·존속 기간 · 출처: USPTO 심사기록, KIPRIS 등록사항

미국 특허는 심판을 거쳐 출원 6년 11개월 만에, 한국 특허는 분할출원을 거쳐 국내단계 진입 4년 10개월 만에 등록됐습니다.

이 특허가 살아 있었다면 한국 법원에서는 응축 온도와 열적 분리를 무엇으로 입증할 수 있었을까요. 특허법 제126조의2는 특허권자가 주장하는 구체적 침해행위를 부인하는 당사자에게 자기 행위의 구체적인 내용·방식·형태를 제시하도록 합니다. 정당한 이유 없이 제시하지 않으면 법원은 특허권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용을 진실한 것으로 인정할 수 있습니다. 제132조에 따라 법원은 당사자의 신청으로 침해 증명에 필요한 자료의 제출을 명할 수도 있습니다. 정당한 이유 없이 명령을 따르지 않으면 자료의 기재에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고, 추가 요건을 충족하면 그 자료로 증명하려는 사실에 관한 주장까지 인정할 수 있습니다. 다만 미국의 디스커버리와 자료 확보 방식·범위가 같지는 않습니다. 제가 보기에 운전 중 상태나 상대방 내부 자료로 확인할 한정은 한국 소송에서 입증 수단을 더 신중하게 설계할 부분입니다.

5. 한국에서 청구항에 한정을 넣을 때

한국에서도 의견제출통지를 받으면 대부분 청구항에 한정을 넣어 선행기술과 구별하고, 그 한정은 등록 뒤 침해를 다툴 때 상대 제품에서 찾아야 하는 구성요소가 됩니다. 이를 고려해 한정을 넣기 전과 출원 단계에서 할 수 있는 일은 두 가지입니다.

(1) 한정을 넣을 때마다 그 한정을 제품의 어디에서 확인할지 적어 봅니다. 카탈로그나 홈페이지 같은 공개 자료, 제품의 외관, 분해한 부품, 운전 중의 측정 가운데 어느 것으로 확인되는지를 적어 보면 됩니다. ʼ487로 보면 공기 통과 순서는 공개 자료로 확인됐고, 응축 온도는 운전 중 측정값이나 상대방의 설계 자료 등을 추가로 검토할 부분입니다. 측정이나 상대방 내부 자료로만 확인되는 한정이라면, 같은 차이를 제품 외부에서 확인되는 구조로 적을 수 있는지를 먼저 찾아봅니다.

(2) 온도나 압력처럼 운전 중에만 정해지는 상태는 출원할 때부터 확인 조건을 명세서에 적어 둡니다. 나중에 그 상태를 청구항에 넣게 될지 모르기 때문입니다. 어느 운전 조건에서 어느 위치의 무엇을 측정하면 그 상태가 확인되는지 명세서에 적혀 있으면 측정 자료를 낼 때 기준이 됩니다. 어떤 숫자가 청구항의 온도인지를 두고 다툴 여지도 줄어듭니다.

저라면 의견서를 쓰기 전에, 넣으려는 한정마다 제품 카탈로그나 제품 사진의 어디에서 찾을 수 있는지를 한 줄씩 적어 보겠습니다. 찾을 곳이 없는 한정만으로 선행기술과 구별되는 상황이라면, 그 한정을 넣기 전에 다른 구성으로 구별할 방법이 없는지 한 번 더 찾아보겠습니다.

INTLAW 인사이트

다시 11월 9일의 소장으로 돌아가 보면, 존슨컨트롤스는 2010년에 우선권을 둔 특허를 LG전자가 2026년에 발행한 카탈로그 한 권으로 대비했습니다. 냉매 회로와 코일의 배치, 공기 통과 순서는 카탈로그의 그림과 문구로 대비됐습니다. 심사에서 넣은 한정 가운데 응축 온도와 열적 분리는 카탈로그 밖의 자료로 확인해야 할 부분으로 남았습니다. 침해 여부와 특허의 유효성은 법원이 판단할 문제입니다.

공통된 기술 구성을 포함한 한국 특허는 2020년에 소멸했지만, 살아 있었더라도 응축 온도를 입증하는 문제는 그대로 남았을 것입니다. 미국에 제품을 출시하는 한국 기업이라면 제품 카탈로그의 도면과 설명 문구가 상대방의 클레임 차트에 그대로 들어갈 수 있다는 점도 기억해 둘 만합니다.

“한정을 넣을 때는 경쟁사 제품에서 무엇으로 확인할지도 함께 정합니다.”

생각해 볼 질문

경쟁사 제품 카탈로그만으로 특허침해를 주장할 수 있나요?

카탈로그에 드러난 구성을 근거로 침해를 주장할 수 있습니다. 존슨컨트롤스는 LG전자 카탈로그로 냉매 회로와 코일 배치 등을 대비했지만, 냉매 응축 온도와 열적 분리는 추가 확인이 남습니다. 소장의 주장과 법원이 인정한 침해는 구분합니다.

제품 설명에 나온 온도와 특허가 정한 온도는 어떻게 구별하나요?

무엇의 온도인지와 어느 위치·운전 조건에서 얻은 값인지부터 확인합니다. LG전자 도면의 40·44·48℃는 외기 온도이고, 존슨컨트롤스 특허에서 비교하는 것은 냉매의 응축 온도입니다.

우리 회사가 거절이유에 대응해 특허로 보호받을 범위를 좁힐 때 무엇을 남기면 좋을까요?

추가할 한정마다 경쟁사 제품에서 확인할 자료나 측정 방법을 한 줄씩 남겨 둡니다. 온도·압력처럼 운전 상태에 관한 특징은 출원 단계부터 측정 위치와 조건을 명세서에 적어 두고, 외부에서 확인되는 구조로 차이를 표현할 수 있는지도 검토합니다.

참고한 자료

• 존슨컨트롤스 소장, 사건 2:26-cv-01019, 2026년 11월 9일 — 구성요소 대비 ¶52~60 및 후속 입증 ¶61.
• LG전자 2026년 공랭식 칠러 카탈로그 — 9·10·20쪽의 코일 배치·외기 온도·사양.
• LG전자 제품 발표, 2026년 9월 21일 · 생산시설 확충 발표, 2026년 10월 1일.
• USPTO 출원 13/025,907 심사기록 · KIPRIS — 한국 출원 10-2016-7004023 등록사항.
• 미국 연방민사소송규칙 제26조 · 특허법 제126조의2 · 제132조.

글 | 백종웅 대표변리사

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• 백종웅 대표변리사

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이 글은 여러 기술이 결합된 제품의 특허 분석과 연구개발 방향에 맞춘 특허 포트폴리오 전략을 맡고 있는 백종웅 대표변리사가 작성했습니다.

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